Bindet eine im Konzern unentgeltlich eingeräumte Markenlizenz auch den Erwerber, der die Marke im Wege eines Asset Deals aus der Insolvenz der ursprünglichen Rechtsinhaberin erwirbt? Der BGH bejaht den Fortbestand der Lizenz gegenüber der bisherigen Lizenzgeberin, verneint aber deren automatischen Übergang auf den Erwerber
„4. Ein Lizenzvertrag besteht auch nach dem Übergang der Marke auf einen neuen Rechtsinhaber zwischen dem ursprünglichen Rechtsinhaber und dem Lizenznehmer fort. Der neue Rechtsinhaber kann ohne Zustimmung des Lizenznehmers nicht in den Lizenzvertrag eintreten (Anschluss an BGH, Urteil vom 23. März 1982, KZR 5/81, BGHZ 83, 251, 256 bis 258, Verankerungsteil). 5. Bei einem Erwerb von Gesamtheiten einzelner Wirtschaftsgüter eines Unternehmens wird der Erwerber nicht Gesamtrechtsnachfolger des Veräußerers (Anschluss an BGH, Urteil vom 30. Januar 2013, XII ZR 38/12, NJW 2013, 1083 Rn. 16)."
Zusammenfassung
Der I. Zivilsenat des BGH befasste sich mit der Reichweite einer im Konzern unentgeltlich eingeräumten Markenlizenz nach Insolvenz der ursprünglichen Rechtsinhaberin und anschließendem Rechtsübergang der Marke im Rahmen einer übertragenden Sanierung. Eine Konzerngesellschaft hatte mit Vertrag vom 10. Dezember 2001 verbundenen Unternehmen des Konzerns, darunter der später beklagten Gesellschaft, für die Dauer der Konzernzugehörigkeit unentgeltlich das Recht zur Nutzung der Gemeinschaftsmarke ECOSoil eingeräumt. Über das Vermögen der ursprünglichen Markeninhaberin wurde am 8. Oktober 2010 das Insolvenzverfahren eröffnet; der Insolvenzverwalter veräußerte im Zuge der Verwertung deren immaterielles Vermögen, darunter die Marke, im Wege eines Asset Deals an die spätere Klägerin, auf die die Marke am 2. Dezember 2011 registerlich umgeschrieben wurde. Die Klägerin übertrug die Marke in der Folge an ihre eigene Muttergesellschaft und nahm die Beklagte, die die Bezeichnung ECOSoil weiterhin als Marke und Unternehmenskennzeichen nutzte, auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch. Landgericht Bremen (9 O 965/12) und Oberlandesgericht Bremen (2 U 52/13) wiesen die Klage ab, der BGH bestätigte dies. Der Senat stellte fest, dass die Lizenz vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens beiderseits vollständig erfüllt war, sodass das Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach § 103 Abs. 1 InsO nicht eingriff und die Lizenz durch die Insolvenz nicht erlosch. Da die Klägerin die Marke lediglich im Wege des Erwerbs einzelner Wirtschaftsgüter und nicht als Gesamtrechtsnachfolgerin erworben hatte, sei sie nicht automatisch in den fortbestehenden Lizenzvertrag zwischen der ursprünglichen Rechtsinhaberin und der Beklagten eingetreten; die Beklagte könne sich der Markenrechtsklage daher in entsprechender Anwendung des § 986 BGB mit dem Fortbestand ihrer Lizenz entgegenhalten, obwohl diese nicht im Register eingetragen war, weil die Klägerin beim Erwerb Kenntnis von den die Lizenzerteilung nahelegenden Umständen hatte.
Sachverhalt
Eine Konzerngesellschaft war ursprünglich Inhaberin der Gemeinschaftsmarke ECOSoil und hatte mit Vertrag vom 10. Dezember 2001 den mit ihr verbundenen Unternehmen des Konzerns, darunter der später beklagten Gesellschaft, für die Dauer der Konzernzugehörigkeit unentgeltlich das Recht zur Nutzung dieser Marke eingeräumt. Diese Lizenz wurde in der Folgezeit tatsächlich gelebt: Die Lizenznehmerin nutzte die Bezeichnung ECOSoil jahrelang als Marke und als Bestandteil ihres Unternehmenskennzeichens im Bereich der Altlastensanierung und des Deponiebaus, ohne dass die Lizenz im Markenregister eingetragen worden wäre.
Über das Vermögen der ursprünglichen Markeninhaberin wurde am 8. Oktober 2010 das Insolvenzverfahren eröffnet. Im Zuge der Verwertung veräußerte der Insolvenzverwalter das immaterielle Vermögen der Schuldnerin, darunter die Gemeinschaftsmarke ECOSoil, im Wege eines Asset Deals an eine Erwerbergesellschaft. Die Marke wurde am 2. Dezember 2011 registerlich auf diese Erwerberin umgeschrieben, die sie anschließend an ihre eigene Muttergesellschaft weiterübertrug. Die Erwerberin nahm daraufhin die frühere Lizenznehmerin, die die Bezeichnung ECOSoil weiterhin als Marke und Unternehmenskennzeichen verwendete, auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch; sie stützte sich in erster Linie auf ihr Recht an der Gemeinschaftsmarke, hilfsweise auf ein eigenes Unternehmenskennzeichenrecht. Landgericht Bremen und Oberlandesgericht Bremen wiesen die Klage jeweils ab, woraufhin die Klägerin mit der zugelassenen Revision vor den I. Zivilsenat des BGH zog.
Rechtliche Würdigung
Der I. Zivilsenat weist die Revision zurück und bestätigt die klageabweisenden Vorinstanzen. Ausgangspunkt ist die Frage, ob die im Jahr 2001 unentgeltlich eingeräumte Konzernlizenz die Insolvenz der ursprünglichen Markeninhaberin überdauert hat. Der Senat bejaht dies: Ein Lizenzvertrag ist im Sinne des § 103 Abs. 1 InsO beiderseits vollständig erfüllt, sobald die Lizenzgeberin die Lizenz eingeräumt und die Lizenznehmerin von dieser tatsächlich Gebrauch gemacht hat; auf eine fortlaufende Zahlungspflicht kommt es bei einer von vornherein unentgeltlichen Konzernlizenz nicht an. War der Vertrag damit bereits vor Verfahrenseröffnung vollständig abgewickelt, greift das Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO nicht mehr ein, und die Lizenz erlischt weder durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch fällt sie ohne Weiteres in die Verwertungsbefugnis des Verwalters.
Für den nachfolgenden Rechtsübergang der Marke stellt der Senat klar, dass ein bestehender Lizenzvertrag auch nach der Übertragung der Marke auf einen neuen Rechtsinhaber zwischen der ursprünglichen Markeninhaberin und der Lizenznehmerin fortbesteht. Der neue Rechtsinhaber tritt in diesen Vertrag nicht automatisch ein, sondern nur, wenn hierfür ein eigener Übernahmetatbestand vorliegt oder die Lizenznehmerin zustimmt. Ein solcher Übernahmetatbestand fehlte im entschiedenen Fall, weil die Klägerin die Marke nicht im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, sondern durch Erwerb eines einzelnen Wirtschaftsguts aus der Insolvenzmasse erworben hatte; der bloße Erwerb einzelner Vermögensgegenstände einer Schuldnerin macht den Erwerber nicht zum Gesamtrechtsnachfolger. Die fehlende Registereintragung der Lizenz stand deren Wirksamkeit gegenüber der Klägerin nicht entgegen, weil Art. 23 Abs. 1 Satz 2 der Gemeinschaftsmarkenverordnung keine konkrete Vorstellung von der Lizenz verlangt, sondern es genügen lässt, dass der Erwerber die Umstände kennt, die auf eine solche Rechtshandlung schließen lassen; diese Kenntnis lag angesichts der langjährigen, offen gelebten Konzernnutzung vor. Die Beklagte konnte sich damit gegenüber dem Markenrechtsangriff der Klägerin in entsprechender Anwendung des § 986 BGB auf den Fortbestand ihrer Lizenz gegenüber der ursprünglichen, nach wie vor als Vertragspartnerin fortbestehenden Markeninhaberin berufen.
Bedeutung für die Praxis
Die Entscheidung betrifft eine Facette der übertragenden Sanierung, die neben dem Betriebsübergang nach § 613a BGB und der Erwerberhaftung nach § 25 HGB leicht aus dem Blick gerät: den Umgang mit gewerblichen Schutzrechten und den daran hängenden Lizenzverträgen, wenn der Insolvenzverwalter das immaterielle Vermögen der Schuldnerin im Wege eines Asset Deals veräußert. Für Insolvenzverwalter folgt daraus, dass sie bei der Verwertung von Marken, Patenten oder ähnlichen Schutzrechten stets zu prüfen haben, ob und mit welchem Inhalt bereits Lizenzen an Dritte eingeräumt wurden und ob diese Lizenzverträge zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung bereits beiderseits vollständig erfüllt waren. Ist dies der Fall, entzieht sich die Lizenz dem Wahlrecht nach § 103 InsO und bleibt gegenüber Dritten wirksam, was den erzielbaren Kaufpreis für das Schutzrecht mindern kann, weil der Erwerber die Marke nur belastet mit der fortbestehenden Lizenz erhält.
Für Erwerber gewerblicher Schutzrechte aus der Insolvenz bedeutet die Entscheidung, dass sie sich nicht automatisch von bestehenden, dem Register nicht zu entnehmenden Lizenzen befreien können, wenn sie lediglich im Wege eines Asset Deals und nicht als Gesamtrechtsnachfolger erwerben; sie erwerben die Rechtsposition der Veräußerin einschließlich der ihr entgegenstehenden Lizenzbindungen und müssen dies bei der Kaufpreisfindung und der Ausgestaltung des Unternehmenskaufvertrags berücksichtigen, etwa durch Garantien, Freistellungen oder eine ausdrückliche vertragliche Übernahme beziehungsweise Kündigung bestehender Lizenzverhältnisse mit Zustimmung der Lizenznehmer. Für Lizenznehmer schließlich, die ihre Nutzungsrechte innerhalb eines Konzerns oder von einem insolvenzgefährdeten Lizenzgeber ableiten, zeigt die Entscheidung, dass eine bereits vollständig vollzogene, wenn auch unentgeltliche und nicht registrierte Lizenz einen belastbaren Bestandsschutz genießt, der weder durch die Insolvenz des Lizenzgebers noch durch eine nachfolgende Einzelrechtsübertragung des Schutzrechts ohne Weiteres beseitigt wird.